CASO STARBUCKS COFFEE
In data 12 settembre 2013, la Sig.ra Hasmik Nersesyan ha presentato una domanda di registrazione di un marchio presso l’Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO). I servizi per i quali era richiesta la registrazione rientrano nella Classe 43 dell’Accordo di Nizza, che include la descrizione “servizi di fornitura di bevande”. La domanda di registrazione è stata pubblicata il 26 novembre 2013 nel bollettino dei marchi e contestata dalla Starbucks Corp. il 25 febbraio 2014. L’Ufficio Opposizioni (ZK) ha respinto completamente l’opposizione della Starbucks Corp. Il provvedimento dell’Ufficio Opposizioni è stato impugnato presso l’EUIPO, ma il Collegio dei Ricorsi (BA) ha dichiarato la causa di ricorso della Starbucks Corp. irricevibile. La questione è stata trasmessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), dove la Starbucks Corp. ha richiesto l’annullamento della decisione dell’EUIPO.
Valutazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)
La valutazione complessiva della possibilità di confusione derivante dalla registrazione di un marchio simile, in relazione alla somiglianza visiva, F
onetica o concettuale, deve basarsi sull’impressione generale dei segni, tenendo conto degli elementi distintivi e predominanti. La percezione dei segni da parte del consumatore medio per i beni e i servizi in questione gioca un ruolo cruciale nella valutazione complessiva della possibilità di confusione. Pertanto, il consumatore medio di solito percepisce il segno nel suo insieme, senza soffermarsi sui dettagli.
Dal punto di vista del pubblico, due marchi sono considerati simili quando sono almeno parzialmente identici in uno o più aspetti. Anche se gli elementi predominanti (la parola STARBUCKS rispetto a COFFEE ROCKS) sono completamente diversi, non si può affermare che gli altri elementi siano irrilevanti nell’impressione generale che questi marchi creano. Inoltre, entrambi i marchi utilizzano la parola “COFFEE” come uno degli elementi predominanti. Questo elemento deve essere considerato nonostante il carattere descrittivo dei beni/servizi in questione.
Anche se gli elementi descrittivi di un marchio non sono generalmente considerati predominanti dal pubblico, ciò non significa che gli elementi descrittivi siano irrilevanti nell’impressione generale. Pertanto, è necessario esaminare se altri elementi del marchio possano predominare, da soli, nella memoria del pubblico di riferimento per quel marchio.
Inoltre, la valutazione delle somiglianze tra i marchi non richiede il confronto di un solo componente del marchio con un altro marchio. Infatti, il confronto deve essere effettuato esaminando entrambi i marchi nella loro totalità. Solo se tutti gli altri elementi del marchio sono irrilevanti, allora la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla base dell’elemento predominante.
La CGUE ha sottolineato che la valutazione complessiva della possibilità di confusione implica una certa interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e i beni o servizi che essi coprono. Pertanto, un basso grado di somiglianza tra i beni o servizi può essere compensato da un alto grado di somiglianza tra i marchi e viceversa.
L’interdipendenza di questi fattori è esplicitamente menzionata nella Considerazione 8 del preambolo del Regolamento UE sul Marchio dell’Unione Europea del 2009, come modificato, secondo cui il concetto di somiglianza deve essere interpretato in relazione alla probabilità di confusione. La valutazione dipende da numerosi elementi, in particolare: il riconoscimento del marchio nel mercato, il legame che può essere stabilito con il segno utilizzato o registrato, e il grado di somiglianza tra il marchio e il segno che si intende registrare, e tra i beni o servizi identificati.
Infine, la CGUE ha dichiarato che, sebbene gli elementi verbali di un marchio siano, in linea di principio, più distintivi rispetto agli elementi figurativi, il consumatore medio potrebbe confondere i due marchi a causa dell’impressione generale dei segni nel loro complesso, della somiglianza fonetica tra gli elementi predominanti ‘STARBUCKS’ e ‘COFFEE ROCKS’, e della presenza della parola ‘COFFEE’ in entrambi i segni, che il pubblico di riferimento assocerà al concetto di un locale o negozio di caffè.
Pertanto, il Consiglio di Appello dell’EUIPO aveva commesso un errore escludendo qualsiasi somiglianza tra i segni e, in particolare, nel non effettuare una valutazione complessiva della possibilità di confusione. Di conseguenza, la decisione del Consiglio di Appello è stata annullata.
