La causa Louis Vuitton Malletier v. Dooney & Bourke, Inc., n. 454 F.3d 108 (2d Cir. 2006), del 30 giugno 2006, dinanzi alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Secondo Circuito, riguarda una controversia in materia di contraffazione del marchio, concorrenza sleale e contraffazione per diluizione del marchio, relativa al caratteristico design delle borse Louis Vuitton Multicolore e alla collezione “It-Bag” di Dooney & Bourke.
Quando la somiglianza costituisce contraffazione del marchio?
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Louis Vuitton contestò la collezione “It-Bag”, sostenendo la violazione del marchio, la concorrenza sleale e la diluizione del marchio.
Il Tribunale di primo grado riconobbe il marchio LV Multicolore come tutelabile, ma ritenne che l’uso del segno da parte di Dooney & Bourke non creasse un rischio di confusione tra i suoi prodotti e quelli di Louis Vuitton.
La Corte d’Appello sottolineò che il rischio di confusione deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del mercato, tenendo conto delle modalità con cui i prodotti sono presentati e venduti, della percezione del consumatore e dei fattori che possono influenzare il collegamento che il consumatore stabilisce tra i due marchi.
In particolare, la Corte d’Appello sottolineò che i consumatori non hanno necessariamente entrambe le borse davanti a sé nello stesso momento per confrontarle direttamente. Pertanto, il fatto che le differenze tra i prodotti siano evidenti in un confronto “side-by-side” non esclude, di per sé, la possibilità che un consumatore, basandosi sul ricordo del marchio, possa creare un’associazione o essere tratto in confusione.
La Corte sottolineò inoltre l’importanza dell’impressione commerciale complessiva che i marchi suscitano nel consumatore, piuttosto che dei singoli elementi del design.
Sebbene nel 2006 la Corte d’Appello avesse stabilito un principio importante a favore di Louis Vuitton, la controversia legale si concluse due anni dopo con un esito diverso.
Nel 2008, il Tribunale federale di New York emise la decisione definitiva a favore di Dooney & Bourke, ritenendo che, nonostante il contesto del mercato, non vi fosse un concreto rischio di confusione per i consumatori, sulla base di tre ragioni principali:
Lettere e simboli completamente diversi
(LV, DB)
Diverso utilizzo dei colori
Per LV, ogni logo presentava un unico colore, mentre nel design di DB le lettere all’interno dello stesso monogramma erano rappresentate in colori diversi.
Assenza di prove di un’effettiva confusione dei consumatori
Louis Vuitton non fornì prove o sondaggi che dimostrassero che i consumatori fossero stati effettivamente confusi sul mercato.
IP INSIGHT
“Ciò che il consumatore ricorda è l’impressione complessiva, non i piccoli dettagli. Pertanto, il contesto del mercato e la memoria del consumatore sono determinanti.”
