I. Fatti
Il 29 giugno 1995, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca) ha sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio in materia di marchi.
La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la società olandese SABEL BV e la società tedesca Puma AG, Rudolf Dassler Sport, riguardante la domanda di registrazione in Germania del marchio IR 540 894 per prodotti appartenenti alla classe 18 (articoli in pelle e borse) e alla classe 25 (abbigliamento, calzature e copricapi).
Il Bundesgerichtshof ha chiesto di chiarire quale rilevanza debba essere attribuita al contenuto semantico dei marchi – nel caso di specie, la figura di un “felino che salta” – nella valutazione del rischio di confusione, tenuto conto della formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), secondo cui il rischio di confusione “comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.
II. Valutazione della Corte
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva non si applica quando non esiste un rischio di confusione da parte del pubblico.
A tal riguardo, dal decimo considerando del preambolo della direttiva risulta chiaramente che la valutazione del rischio di confusione “dipende da numerosi fattori e, in particolare, dalla notorietà del marchio sul mercato, dall’associazione che può essere fatta con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno nonché tra i prodotti o servizi designati”.
Il rischio di confusione deve pertanto essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso.
La percezione dei marchi da parte del consumatore medio della categoria di prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione.
La Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della Prima Direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 deve essere interpretato nel senso che la semplice associazione che il pubblico può stabilire tra due marchi a causa di una somiglianza nel loro contenuto semantico non è, di per sé, sufficiente per concludere che esista un rischio di confusione ai sensi di tale disposizione.
